Emailing ? Un terme usuel et non une marque !

Début juin 2009, la société Ludopia avait déposé le terme emailing en tant que marque. Ce dépôt de marque avait fait grand bruit dans le milieu du marketing. J’avais à l’époque été consulté par Frédéric Canevet sur le légalité de cette marque, j’avais émis un doute sur le caractère distinctif, nécessaire de la marque.

En effet, pour qu’une marque soit valable, il faut qu’elle soit distinctive. Le code de la propriété intellectuelle précise que sont dépourvus de ce caractère distinctif “les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service“. Or précisément dans le langage professionnel le terme emailing est usuel. Le TGI de Paris a, dans un jugement du 24 mars 2009 retenu que ce terme était déjà employé 3 fois dès octobre 1999 par le site stratégie.fr, puis une vingtaine en 2000. Depuis, ce terme n’a jamais cessé d’être utilisé. Dans ce jugement, le tribunal a annulé la marque emailing.

Publicité comparative et marques

La Cour du Justice des Communautés Européennes s’est prononcée sur cette question dans un arrêt rendu le 12 juin 2008 (CJCE, 12 juin 2008, aff. C- 533/06, O2 Holdings Ltd c/ Hutchison 3G UK Ltd).

La Cour a été saisie à l’occasion d’un litige opposant O2 et H3G deux opérateurs de téléphonie mobile britanniques.

H3G avait diffusé une campagne publicitaire dans laquelle elle comparait ses produits avec ceux de O2. Elle avait pour se faire repris le nom de son concurrent et des images de bulles. O2 avait alors introduit une action en contrefaçon de marque, laquelle a été rejetée. Elle a donc fait un recours devant la Court of Appeal qui a à son tour saisi la CJCE.

Emailing : terme protégeable ?

Je mets ici en ligne la réponse que j’ai fait il y a quelques jours à la question qui m’a été posée au sujet du dépôt du terme emailing en tant que marque.

La marque emailing semble contraire à l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que “Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; (…)”

Liens hypertextes et marques : les limites

Que serait l’Internet sans les liens hypertextes ? Rien sans doute et c’est sans doute le message que souhaite faire passer Stephanie Booth dans un billet intitulé “Faites des liens, ne demandez pas !“. Si le principe est on ne peut plus logique, créer un lien peut poser problème, notamment en cas d’utilisation d’une marque dans un lien. La question relative au contenu visé par le lien hypertexte fera l’objet d’autres développements.

Le principal risque que court le propriétaire d’un site à utiliser une marque dans un lien hypertexte est celui de la contrefaçon de marque. Ce risque est toutefois écarté si les deux conditions posées à l’art. L. 713-6 b) du CPI sont remplies :

• la citation de la marque est nécessaire, par exemple parce que le site de e-commerce vend des produits de cette marque et
• qu’il n’y a pas confusion entre le site liant et la marque citée