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Publicité comparative et marques

16 juin, 2008

La Cour du Justice des Communautés Européennes s’est prononcée sur cette question dans un arrêt rendu le 12 juin 2008 (CJCE, 12 juin 2008, aff. C- 533/06, O2 Holdings Ltd c/ Hutchison 3G UK Ltd).

La Cour a été saisie à l’occasion d’un litige opposant O2 et H3G deux opérateurs de téléphonie mobile britanniques.

H3G avait diffusé une campagne publicitaire dans laquelle elle comparait ses produits avec ceux de O2. Elle avait pour se faire repris le nom de son concurrent et des images de bulles. O2 avait alors introduit une action en contrefaçon de marque, laquelle a été rejetée. Elle a donc fait un recours devant la Court of Appeal qui a à son tour saisi la CJCE.

La Cour précise en premier lieu qu’il est nécessaire de pouvoir concilier la protection des marques et la possibilité de faire de la publicité comparative. A cette fin, le titulaire d’une marque ne peut pas interdire son usage par un tiers dans une publicité qui répond à toutes les conditions de liciété (point 45 de l’arrêt).

Toutefois la Cour indique que s’il y a un risque de confusion entre l’annonceur et son concurrent ou leurs marques respectives, la publicité n’est pas licite. En conséquence, le titulaire de la marque utilisée peut en interdire l’usage.

Au point 57 de son arrêt, la Cour rappelle sa jurisprudence au terme de laquelle un titulaire de marque « ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à sa marque, (…), que si les quatre conditions suivantes sont réunies:

  • cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
  • il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
  • il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
  • il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public ».

La Cour indique au point 63 que H3G « l’usage par H3G, dans la publicité litigieuse, d’images de bulles similaires aux marques bulles n’a pas fait naître un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs« .

En conséquence, la Cour juge que « le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans une publicité comparative, d’un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l’esprit du public, un risque de confusion, et ce indépendamment du fait que ladite publicité comparative satisfait ou non à toutes les conditions de licéité énoncées à l’article 3 bis de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55″ (directive sur la publicité comparative).

  1. 20 octobre, 2008 à 10:32

    Décryptage intéressant.
    Est-il possible de voir la publicité en question?

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